Que el modelo sea similar al modelo en sus otros componentes no marcarios, no puede ser objeto de infracción, caso ADIDAS VS INDECOPI y otros

 

 


 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO

 

 

Sumilla: Que el modelo de zapatillas sea similar al modelo TERREX en sus otros componentes no marcarios, no puede ser objeto de infracción, pues tal como señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo que contraviene la normativa y es considerado como una práctica desleal, es la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, y en este caso no se han utilizados las marcas de ADIDAS y, de otro lado, no se acreditó que el modelo TERREX  estuviera  protegido bajo ninguna forma de propiedad industrial.

 

 

EXPEDIENTE           : 14679-2017 DEMANDANTE             : Adidas AG

DEMANDADO              : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección Intelectual INDECOPI

Grupo Inversiones Luvi S.A.C.

MATERIA                  : Nulidad de Resolución Administrativa

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTIOCHO

Lima, 17 de mayo del 2021

 

VISTOS: Con el expediente administrativo electrónico acompañado en 8 tomos también en versión electrónica; interviniendo como ponente la magistrada Núñez Riva; se emite la presente sentencia.

 

CONSIDERANDO

PRETENSIÓN DE LA DEMANDA

PRIMERO.- Es pretensión principal en el presente proceso que se declare la nulidad total de la Resolución 2312-2017/TPI-INDECOPI de fecha 25 de julio de 2017, mediante la cual se confirmó la Resolución N° 1876-2016/CSD-INDECOPI de fecha 15 de julio de 2016, reformándola en el extremo que declaró improcedente la denuncia por actos de competencia desleal (en la modalidad de actos de explotación indebida de la reputación ajena), y


 

declarando infundada la denuncia interpuesta por Adidas AG contra Grupo Inversiones Luvi S.A.C.

 

ANTECEDENTES

SEGUNDO: En el presente caso, la empresa Adidas AG (en adelante ADIDAS) denunció a Grupo Inversiones Luvi S.A.C. por infracción a los derechos de propiedad industrial y por actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena, sobre la base de la titularidad de las marcas (

sin   reivindicar   zapatillas)       y    ,    con   Certificados  28934   y   100907

respectivamente, ambas para la Clase 25, alegando que había tomado conocimiento de la importación sin su autorización, de zapatillas distinguidas con signos similares a sus marcas registradas, por lo que existía riesgo de confusión entre los signos utilizados por la denunciada y sus marcas registradas debido a que eran semejantes y estaban referidos a productos similares.

 

En sede administrativa se declaró rebelde a la denunciada al no haber contestado la denuncia.

 

El INDECOPI resolvió que los signos objeto de cuestionamiento, fonéticamente presentan elementos denominativos que no se apreciaban en las marcas registradas, y gráficamente se encontraban conformados por la representación de la una letra N estilizada, ubicada paralelamente al costado de una franja del mismo tamaño y grosor (primer signo) y un logotipo compuesto por la representación de un triángulo, dentro del cual se ubicaban una letra N característica y un triángulo pequeño (segundo signo), lo que suscitaba una impresión visual de conjunto diferente, por lo que si bien los signos comparados distinguían productos similares y vinculados, los mismos presentaban diferencias fonéticas y gráficas, que determinaban que fuera posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor. Respecto a los actos de confusión, se indicó que el estudio presentado hacía referencia al grado de recordación que tendría el público consumidor de la imagen de TRES RAYAS y su asociación con la empresa Adidas; sin embargo, no acreditaba específicamente que los elementos característicos del modelo TERREX, fuera asociado a la denunciante. Y en cuanto al aprovechamiento de la reputación


 

ajena, se determinó que la denunciante no había acreditado que los productos identificados con el signo en el que sustentaba su denuncia por competencia desleal gozaba de un posicionamiento en el mercado o en la mente de !os consumidores del sector interesado.

 

SENTIDO DE LA SENTENCIA

TERCERO.- Es materia de grado la sentencia, contenida en la Resolución Catorce, emitida con fecha 26 de setiembre de 2019, que declaró infundada la demanda, en mérito del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, mediante escrito de fecha 04 de octubre de 2019, que fue concedido por Resolución Quince, de fecha 06 de noviembre de 2019, con efecto suspensivo.

 

CUARTO.- La sentencia impugnada, en resumen, se sustentó en lo siguiente:

a)      En el aspecto fonético los signos en conflicto resultan diferentes, pues el primer signo utilizado por la denunciada se encuentra conformado por el término AIR RUNNING, que es distinto a la denominación ADIDAS de la marca registrada; mientras que en el caso del segundo signo utilizado se advierte que únicamente está compuesto por elementos figurativos así como la segunda marca registrada por la actora. A nivel gráfico-figurativo, de una impresión general tampoco se visualizan similares, contrariamente a lo que alega la recurrente, pues no solo están conformados por distintos elementos cromáticos, al emplear diferentes colores, sino también porque no se aprecia que los elementos figurativos de los signos utilizados por la codemandada se hayan repetido o sean semejantes a los de las marcas registradas por la actora.

b)      Del primer signo denunciado, se advierte que se encuentra conformado por un logotipo donde destaca el elemento figurativo, a saber el tipo o diseño de la letra N invertida junto a una especie de triángulo y la denominación AIR RUNNING, a diferencia de la figura de tres rayas invertidas y cortadas en modo decreciente, vistas de derecha a izquierda, junto a la denominación ADIDAS de la marca registrada N° 1. El mismo panorama se presenta en el caso del signo usado N° 2, se aprecia que el producto cuestionado en su parte lateral presenta un signo conformado por un diseño de rayas negras que más bien se asemeja al término formado por las letras N e I, por lo que todo ello provoca un impacto visual distinto al de la marca registrada, que siendo también figurativa se encuentra conformada por tres rayas diagonales inclinadas vistas de izquierda a derecha, lo que se encuentra ausente en el signo utilizado por la codemandada, desde un aspecto en conjunto y de manera general.

c)      El documento «Estudio de vinculación de Adidas con el diseño de tres rayas aplicado en sus prendas deportivas», aun cuando fue efectuado en algunas ciudades de Perú, se refiere exclusivamente al diseño de las tres rayas de ADIDAS y aplicado a ropa deportiva (casaca, pantalón) mas no al modelo de zapatillas denominado TERREX que pretende proteger la demandante, por lo que las conclusiones vertidas en dicha investigación no son aplicables al presente caso, referido a las características o elementos particulares del modelo de zapatilla descrito por la demandante.

d)      Respecto a las copias de los catálogos y documentos internos, así como de los diversos artículos en páginas web y la copia de la Edición 21 de la revista «Inside The World of The Adidas Group», dichos


 

documentos están referidos a campañas publicitarias del modelo de zapatilla, los mismos que, aun cuando demuestran la presencia de tales zapatillas en el mercado con anterioridad a la denuncia, tampoco logran acreditar que los elementos característicos de dicha zapatilla de ADIDAS conocida como TERREX, reivindicados por la recurrente, se encuentran implantados en la mente del público consumidor. En tal sentido, todos estos medios no prueban que el usuario de dichas zapatillas asociará inequívocamente sus elementos con el origen empresarial de ADIDAS.

 

AGRAVIOS

QUINTO.- De la lectura del escrito de apelación se aprecian los siguientes agravios:

1.      Se ha incurrido en error al realizar un análisis de confusión inadecuado y no sustentado en las normas de propiedad industrial el cual generó la creencia de que el signo infractor sería diferente a las marcas registradas. El Juzgado concluye que para el cotejo de los signos mixtos se pone especial énfasis en el elemento denominativo, no obstante, resulta importante que primero se advierta si alguno de los elementos, denominativo o gráfico, resulta de mayor relevancia en los signos en conflicto, y luego en base a esa apreciación recién analizar la confundibilidad y con mayor énfasis en las semejanzas. En el caso de sus marcas, consideran que resultan relevantes ambos aspectos, no obstante, en el caso de los signos infractores, resulta de mayor importancia el aspecto figurativo, pues los términos AIR y RUNNING son de uso común en la clase 25, por lo que no añaden distintividad.

2.      Conforme se precisó en sus alegatos, mediante Resolución 3867-2017/CSD-INDECOPI de fecha 28 de

 

 

noviembre de 2017, la Comisión de Signos Distintivos determinó que el signo solicitado

era confundible con la marea registrada  de Adidas, por lo que no es lógico que el mismo

órgano resolutivo resuelva, por un lado, que el signo infractor  no es confundible con su marca, lo cual vulnera el principio de predictibilidad.

3.      Respecto a los actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión, resulta evidente que al apreciar el producto importado por la denunciada, se puede afirmar que este reproduce las características que lo hace casi idéntico al modelo TERREX de su representada, y por ello se generará un severo riesgo de confusión en los consumidores, por cuanto ellos creerán que están adquiriendo un producto de Adidas, cuando claramente esto no es así.

4.      Respecto a los actos de competencia desleal en la modalidad de aprovechamiento de la reputación ajena, el Juzgado concluye que en la medida que se ha comprobado que los productos no resaltan confundibles con las marcas de Adidas, no se verifica que Inversiones Luvi se haya aprovechado de la reputación ajena de Adidas, sin embargo, es evidente que la denunciada copió los productos de Adidas, que es una empresa prestigiosa a nivel internacional, por lo que resulta evidente también que pretende aprovecharse de su reputación.


 

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

SEXTO.- A través de la Interpretación Prejudicial 123-IP-20120 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respondió las preguntas planteadas por esta Sala en la consulta formulada a través de la Resolución Veinte, estableciendo lo siguiente:

1.25. Del Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor con el titular de registro. A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal:

a)         El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio

La conducta se califica mediante el verbo “usar. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.

Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros.

b)        Posibilidad de generar riesgo de confusión o asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.

c)         Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada y pretende distinguir además productos o servicio idénticos a los identificados por dicha marca, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto, se debe presentar una doble identidad, vale decir que los signos como los productos o servicios que identifican deben ser exactamente iguales.

1.26. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha entidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.

(…)

2.8.           En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.

2.9.           La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificada como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal). Veamos en detalle ambos elementos:

a)      Es un acto de competencia porque lo realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes.


 

b)      Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.

El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe.

2.10          La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo.

Actos de confusión

2.11          Al respecto, el Literal a) del Artículo 259 de la Decisión 486 regula los actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, vinculados a la propiedad industrial.

2.12          Tales actos gozan de las siguientes características, de acuerdo con lo sostenido por este Tribunal:

a)      No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

b)      La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En ese sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal.

c)      Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.

2.13.         El análisis debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que los actos realizados por la demandada podrían perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el acto se haya realizado con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal.

Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena

2.14.         Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor.

2.15.         A propósito de la marca notoriamente conocida que merece una protección reforzada en el mercado, esto parte del mismo supuesto: el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado.

2.16.         La mencionada conducta desleal no solo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa.


 

2.17.         Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en última permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado.

2.18.         En este caso, es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar; es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial”.

 

COMPETENCIA DEL COLEGIADO

SÉTIMO.- La apelación tiene por objeto que el Órgano Jurisdiccional Superior, a solicitud de parte o tercero legitimado, reexamine la resolución expedida por el inferior jerárquico como garantía del principio a la doble Instancia reconocido en el inciso del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. En atención a ello, conforme lo establece el inciso 5° del mismo artículo 139° de nuestra Carta Fundamental, los justiciables tienen derecho a que las resoluciones judiciales que se expidan en los procesos en los cuales intervienen, tengan una adecuada motivación o fundamentación que les permita conocer las razones por las cuales se concede o deniega su pretensión.

 

Asimismo, el artículo 364 del Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria, dispone que el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente.

 

OCTAVO.- Conforme prescribe el artículo 370° del Código Procesal Civil, la competencia del Juez Superior, está limitada a resolver sobre los agravios expresados en la apelación, estando impedido de ir más allá de lo denunciado o fundamentar la decisión en hechos no invocados. Bajo este mismo contexto, Maríanella Ledesma Narváez1 comentando el artículo 370° del Código Procesal Civil, señala: “El artículo en comentario regula la limitación de la competencia del Juez superior frente a la apelación. Esta limitación lleva a que sólo se pronuncie sobre los agravios que la sentencia recurrida le ha causado al apelante. El agravio es la medida de la apelación (…)”, por consiguiente, en virtud de esta disposición legal, el órgano revisor debe circunscribirse únicamente a efectuar el análisis de la resolución recurrida y a absolver sólo los agravios contenidos en el escrito de su propósito.

 

 

 

 


1 LEDESMA NARVÁEZ, Maríanella, Comentarios al Código Procesal Civil, Lima: Gaceta Jurídica, 2008, p. 176 - 180.


 

Por lo tanto, únicamente será materia de análisis lo que ha sido cuestionado en el recurso de apelación y que ha sido reseñado brevemente líneas arriba.

 

MARCO LEGAL

NOVENO.- En el caso bajo análisis resulta de aplicación la normativa siguiente:

 

·       La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Régimen Común sobre Propiedad Industrial establece respecto de la marca, lo siguiente:

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

 

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a)  las palabras o combinación de palabras;

b)    las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c)   los sonidos y los olores;

d)  las letras y los números;

e)  un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f)  la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g)  cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

 

Es decir, la marca constituye un signo distintivo empleado para identificar productos o servicios en el mercado, y puede estar conformado por palabras (signo denominativo), gráficos (signo figurativo), una combinación de los anteriores (signo mixto), así como por sonidos u, olores que posean una distintividad y originalidad tal que permitan que el consumidor los identifique de otros productos o servicios y relacione dicha marca con determinadas cualidades y opte o no por adquirir el producto o servicio. Es así que una marca es aquel signo inmaterial, que consta de originalidad y distintividad que permite al consumidor realizar una elección de consumo, a favor o en contra de la marca en cuestión.

 

Por su parte, en relación a los derechos que confiere el registro de una marca, la norma andina señala lo siguiente:

Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

 

Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

(…)


 

d)          usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

(…)

 

TITULO XV

DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS

Capítulo I

De los Derechos del Titular

 

Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

 

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

 

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”.

 

Se debe considerar que luego de obtener el registro de la marca, su titular cuenta con un derecho de exclusiva en el tráfico económico, el mismo que presenta dos facetas o vertientes; una positiva, por la cual se permite el uso exclusivo y explotación de la marca (cederla o conceder licencia sobre la misma); y una negativa, que lo faculta a prohibir (ius prohibendi) el uso de la marca por terceros, así como oponerse al registro de un signo idéntico o similar, posibilitando ejercer acciones frente a los agentes que usen sin su consentimiento la marca registrada o una similar, pasible de inducir a confusión a los consumidores.

 

·      El Decreto Legislativo  1075 -  Decreto Legislativo que aprueba  Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 regula sobre el registro de marcas:

Artículo 45.- Determinación de semejanza

A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:

a)       la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;

b)       el grado de percepción del consumidor medio;

c)       la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;

d)       el carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,

e)       si el signo es parte de una familia de marcas.

 

Artículo 46.- Signos denominativos


 

Tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a)   la semejanza gráfico-fonética;

b)   la semejanza conceptual; y,

c)    si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.

 

Artículo 48.- Signos mixtos

Tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo se tendrá en cuenta lo siguiente:

a)   la denominación que acompaña al elemento figurativo;

b)   la semejanza conceptual; y,

c) la mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo”.

 

RESPECTO AL COTEJO MARCARIO Y EL RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN

DÉCIMO.- Conforme señala la jurisprudencia del Tribunal Andino, la valoración de la semejanza marcaria considera cuatro tipos de similitud, que son, la ortográfica, la fonética, la ideológica y la gráfica.

 

Por el lado del riesgo de confusión y el riesgo de asociación se ha señalado que El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”2;

 

En cuanto a las reglas para el cotejo marcario, se debe tener en cuenta las siguientes pautas:

1.      La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos.

2.      Las marcas deben examinarse de forma sucesiva y no simultánea.

3.      Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre los signos.

4.      Quien aprecie la semejanza debe colocarse en el lugar del consumidor medio y tener en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

 

ANALISIS

 

 


2 Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”


 

DÉCIMO PRIMERO.- En el presente caso, ADIDAS ha señalado que las zapatillas que son materia de la denuncia, reproducen signos distintivos similares y confundibles a sus marcas, por lo que a continuación de reproducen los signos en conflicto:

 

 

MARCAS DE TITULARIDAD DE ADIDAS

GRUPO INVERSIONES LUVI S.A.C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- En relación al primer agravio, se ha señalado que en la sentencia se ha incurrido en error al realizar un análisis de confusión inadecuado y además sin sustentarse en las normas de propiedad industrial el cual generó la creencia de que el signo infractor sería diferente a las marcas registradas. En primer lugar, señala que resulta importante que primero se advierta si alguno de los elementos, denominativo o gráfico, resulta de mayor relevancia en los signos en conflicto, y luego en base a esa apreciación recién analizar la confundibilidad y con mayor énfasis en las semejanzas. En el caso de sus marcas, consideran que resultan relevantes ambos aspectos, no obstante, en el caso de los signos infractores, resulta de mayor importancia el aspecto figurativo, pues los términos AIR y RUNNING son de uso común en la clase 25, por lo que no añaden distintividad.

 

Al respecto, se debe precisar que la doctrina establece que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto, por lo que debe tenerse en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual


 

o ideológica, y en este debe enfatizarse en las semejanzas y no las diferencias; sin embargo, tal como lo ha venido señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en reiterada jurisprudencia, y que ha sido recogido en la interpretación 215-IP-2019, al analizarse signos mixtos, se debe determinar qué elemento es el de mayor relevancia y recordación en la mente del consumidor, lo cual tiene lógica en el sentido que el consumidor al estar frente a un signo con componentes denominativos y gráficos, pondrá mayor atención en el elemento que se destaque dentro del conjunto (color, tamaño, concepto, etc.), y que el titular habrá dado dicha relevancia con un motivo comercial en específico.

 

De acuerdo a los criterios señalados, si bien el signo se analiza en su conjunto, se debe tener en cuenta el término o elemento que se diferencie y destaque en ese conjunto, pues su relevancia tendrá efectos en la percepción del consumidor.

 

En el caso de las marcas de ADIDAS, respecto de la imagen   resulta relevante el diseño de las 3 franjas perpendiculares y en el caso de la imagen ,

son relevantes tanto el elemento denominativo como el figurativo, pues cuentan con similar proporción, y el consumidor así como reconocerá el diseño de las tres franjas, también hará indicación del nombre ADIDAS para identificar los productos.

 

En cuanto a los signos empleados por la denunciada, en las zapatillas importadas se aprecia el uso de una letra N y una franja adicional al lado derecho, por lo que su totalidad resulta relevante. Sobre el signo mixto empleado en la lengüeta de la zapatilla, se aprecia una letra N invertida y al lado derecho un triángulo, lo cual resulta el elemento relevante en el signo, ya que si bien se encuentra acompañado de los términos AIR RUNNING estos se encuentran en una proporción menor.

 

Ahora bien, de ello se puede advertir que los signos gráficamente son distintos, pues los signos utilizados por Grupo Inversiones Luvi S.A.C. contienen una letra N claramente identificable, y si bien sus franjas tienen una disposición diagonal igual a la de la marca ADIDAS, ello no es suficiente para señalar una identidad o similitud de los signos, ya que los consumidores podrán apreciar sin dificultad el uso de la letra N, lo cual no es empleado por ADIDAS. Asimismo, en cuanto al plano fonético, la denunciada no ha empleado un término


 

idéntico o similar a ADIDAS, por lo que los consumidores no podrían solicitar el producto bajo esa denominación.

 

Por otra parte, si bien el argumento sobre el uso común de los términos AIR RUNNING en la Clase 25 (zapatillas) no fue alegado en sede administrativa, se aprecia que al no resultar relevantes para este Colegiado y al no tener identidad o similitud con el componente denominativo ADIDAS, no resultarían confundibles, por lo que este agravio resulta infundado.

 

DÉCIMO TERCERO.- Se ha señalado en el segundo agravio, que mediante Resolución N° 3867-2017/CSD-INDECOPI de fecha 28 de noviembre de 2017 (fojas 115 del principal), la

 

Comisión de Signos Distintivos determinó que el signo solicitado                          era confundible con la marea registrada de Adidas, por lo que no es lógico que el mismo

órgano resolutivo resuelva, por otro lado, que el signo infractor      no es

confundible con su marca, lo cual vulnera el principio de predictibilidad.

 

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha detallado sobre la autonomía de la Oficina Nacional Competente (INDECOPI), que esta se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones, y es así que en la Interpretación Prejudicial 138-IP-2007 se expresó lo siguiente: "(...) este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

 

No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos"


 

 

 

Se debe destacar que en virtud del principio de autonomía que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el sistema de registro adoptado por la Comunidad Andina se soporta en la actividad autónoma e independiente de estas oficinas en cada País Miembro. En ese sentido, para el Tribunal el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina competente para que de acuerdo a su criterio adopte la decisión más adecuada al caso en concreto.

 

El hecho que se emitiera una decisión administrativa bajo determinada forma, no supone que este se constituya en obligatorio para la Comisión o el Tribunal del INDECOPI, pues cada caso conlleva particularidades que no se repiten en los demás y justamente por ello es que se hace necesario un análisis independiente de otros pronunciamientos, ya que el examen se encuentra sujeto a la opinión y experiencia de un ente especializado en la materia.

 

Con mayor razón, al no estar frente a un caso de registro marcario como el que presenta

 

 

ADIDAS, y no haberse determinado que el signo                   sea idéntico al signo

  como para poder extrapolar las conclusiones de un caso al otro, y lo que pretende la apelante es que se realice un exámen entre estos signos a fin de declarar que son similares, lo cual no es objeto de controversia de la denuncia administrativa, por lo que no es posible amparar este argumento.

 

DÉCIMO CUARTO.- En relación al tercer agravio, ADIDAS refiere que respecto a los actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión, resulta evidente que al apreciar el producto importado por la denunciada, se puede afirmar que este reproduce las características que lo hace casi idéntico al modelo TERREX de su representada, y por ello se generará un severo riesgo de confusión en los consumidores, por cuanto ellos creerán que están adquiriendo un producto de Adidas, cuando claramente esto no es así.

 

Cabe resaltar que el artículo 9 de la Ley de Represión a la Competencia Desleal, Decreto Legislativo 1044, establece lo siguiente:


 

 

 

Artículo 9.- Actos de confusión.-

9.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde.

 

9.2.- Los actos de confusión pueden materializarse mediante la utilización indebida de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.”

 

 

Cabe precisar que los actos de confusión en los que supuestamente habría incurrido la denunciada, están relacionados con la importación de zapatillas de un modelo similar al diseño empleado por ADIDAS en su modelo TERREX, como se presenta a continuación:

 

 

Modelos importados por Grupo

Inversiones Luvi S.A.C.

Modelos       comercializados        por

ADIDAS

 

 

 

 


 

 

Se debe indicar que este modelo emplea las 3 franjas de la marca                                       en las partes laterales de la zaparilla y en la parte del talón se incluye la marca .

ya se ha determinado que los signos incluidos en las zapatillas importadas por la denunciada, no son confundibles con las marcas de ADIDAS, en ese sentido, que el modelo de zapatillas sea similar al modelo TERREX en sus otros componentes no marcarios, no puede ser objeto de infracción, puestal como señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial previamente citada, lo que contraviene la normativa y es considerado como una práctica desleal, es la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, y en este caso no se han utilizados las marcas de ADIDAS.

DÉCIMO QUINTO.- Se indica que mediante el escrito de fecha de fecha 23 de setiembre de 2016 (fojas 291 Tomo I) se presentó en sede administrativa diverso material probatorio que pemite demostrar que el modelo TERREX, contiene como una característica principal las tres rayas, que se encuentra implementada en la mente del consumidor.

 

Al respecto, se aprecia que en dicho escrito se adjuntaron los siguientes documentos:

·        Copia del catálogo "adidas outdoor 2015" que es distribuido por las tiendas por departamento de Saga Falabella a nivel nacional desde el año 2015.

·        Copia del resultado de busqueda del modelo de zapatillas adidas Terrex en la pagina oficial de adidas Peru: http://www.adidas.pe/

·        Copia de la parte correspondiente a las zapatillas adidas Terrex del catálogo de la temporada Otoño - Invierno 2016 que maneja la empresa adidas a nivel intemacional.

·        Copia de la parte correspondiente a las zapatillas adidas Terrex del catálogo de la temporada Primavera - Verano 2015 que maneja la empresa adidas a nivel internacional.

·        Copia de la parte correspondiente a las zapatillas adidas Terrex del catálogo de la temporada Otoño - Invierno 2009 que maneja la empresa adidas a nivel intemacional.

·        Copia de la parte correspondiente a las zapatillas adidas Terrex del catálogo de la temporada Otoño - Invierno 2008 que maneja la empresa adidas a nivel intemacional.

·         Copia del documento interno de la empresa adidas denominado "Project Documentation Outdoor", el cual consiste en el resultado de una veriflcación aleatoria realizada en el año 2014 por un supervisor de adidas, en la cual se ha acreditado que en las tiendas por departamento de Saga Falabella en el Distrito de Santa Anita, asi como las ubicadas en los


 

Centres Comerciales Plaza Norte y Mega Plaza, hay una gran cantidad de publicidad correspondiente a las zapatillas adidas Terrex.

·         Copia del documento intemo de la empresa adidas denominado "Project Documentation Outdoor", el cual consiste en el resultado de una verificación aleatoria realizada en octubre del año 2013 por un supervisor de adidas, en la cual se ha acreditado que en la tienda por departamento de Saga Falabella ubicada en el Centro Comercial Jockey Plaza hay una gran cantidad de publicidad correspondiente a las zapatillas adidas Terrex.

·        Copia del documento intemo de la empresa adidas denominado "Project Documentation Outdoor", el cual consiste en el resultado de una verificación aleatoria realizada en septiembre del año 2013 por un supervisor de adidas, en la cual se ha acreditado que, en las tiendas por departamento de Saga Falabella en el Distrito de Miraflores, asi como las ubicadas en los Centros Comerciales Plaza San Miguel y Open Plaza Atocongo, hay una gran cantidad de publicidad correspondiente a las zapatillas adidas Terrex.

·        Copia del documento intemo de la empresa adidas denominado "VM/ISC - Project Documentation Outdoor SS12 - March 2012", el cual consiste en el resultado de una veriflcación aleatoria realizada en marzo del año 2012 por un supervisor de adidas, en la cual se ha acreditado que en las tiendas por departamento de Saga Falabella en los Distritos de San Isidro y Miraflores, así como las ubicadas en los Centros Comerciales Plaza San Miguel, Jockey Plaza, Open Plaza Angamos, y Open Plaza Atocongo, hay una gran cantidad de publicidad correspondiente a las zapatillas adidas Terrex.

·        Copia del documento interno de la empresa adidas denominado "VM/ISC - Campaign Implementation Report Outdoor – July 2011” el cual consiste en el resultado de una verificación aleatoria realizada en julio del año 2011 por un supervisor de adidas, en la cual se ha acreditado que en las tiendas por departamento de Saga Falabella en los Distritos de San Isidro y Miraflores, asi como las ubicadas en los Centros Comerciales Plaza San Miguel, Jockey Plaza, Mega Plaza, y Open Plaza Cayma (este ultimo ubicado en el Departamento de Arequipa); se ha implementado una gran cantidad de publicidad correspondiente a las zapatillas adidas Terrex.

 

Estos documentos se aprecia que fueron analizados por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual en su Resolución N° 2312-2017/TPI-INDECOPI de fecha 25 de julio de 2017 (fojas 297 Tomo II), tal como se aprecia de su apartado 6.2.2, en el que se precisó:

“(…) si bien algunas de las pruebas que también han sido presentadas por la denunciante acreditan la publicidad y presencia en el mercado de dicho modelo de zapatillas con anterioridad a la importación materia de denuncia, los catálogos sin fecha cierta y cuya distribución no ha sido acreditada, los documentos de uso interno sin fecha cierta, así como las impresiones (de artículos


 

publicados a través de la Internet) realizadas con posterioridad a la mencionada importación no permiten crear convicción en la autoridad administrativa sobre su grado de recordación por parte del público consumidor y su asociación con la denunciante”.

 

Lo que pretende ADIDAS es sustentar un alto grado de recordación respecto de su modelo de zapatillas TERREX, sin embargo, de los medios probatorios aportados únicamente se puede advertir que previo a la importación de las zapatillas motivo de la denuncia, la apelante ya comercializaba en el mercado peruano las zapatillas TERREX, más no se encuentra sustento que acredite un alto grado de recordación, ya que los catálogos demuestran comercialización más no recordación en el consumidor. De la misma forma, los documentos internos no pueden ser tomados en cuenta para validar un alto grado de recordación, en la medida que son elaborados por la propia empresa denunciante, por lo que no resultan medios probatorios suficientes con los cuales demostrar que el modelo TERREX tiene un alto grado de recordación en el público consumidor.

 

Asimismo, se ha señalado que si bien el “Estudio de Vinculación” (fojas 83 Tomo I) presentado en sede administrativa, se centra principalmente en prendas de vestir, en el mismo se realizaron preguntas abiertas, como la medida en que consideran las tres franjas se identifican con las marcas adidas”, resultando que un 90% de consumidores la asociaban a dicha empresa. En este caso, se debe tener presente que no se encuentra en discusión el grado de recordación del signo de 3 franjas perpendiculares y su asociación a la empresa ADIDAS, pues esta marca ya se ha determinado que no ha sido empleada en las zapatillas objeto de denuncia; en ese sentido, lo que se debió acreditar en sede administrativa era que el modelo TERREX tenía un alto grado de recordación por el público consumidor, lo cual no pudo probar la denunciante, por lo que el estudio al que hace alusión no varía las conclusiones a las que arribó el INDECOPI y el A quo, y no se advierte la comisión de un acto de confusión por parte de Grupo Inversiones Luvi S.A.C.

 

DÉCIMO SEXTO.- Aunado a lo precisado en los considerandos anteriores, no puede dejarse de tener en cuenta que, de la revisión del expediente administrativo, no se advierte que la parte denunciante haya acreditado que su modelo TERREX esté protegido bajo ninguna forma de propiedad industrial por lo que la denunciante no puede atribuirse la titularidad del diseño mencionado.


 

DÉCIMO SÉTIMO.- Sobre el cuarto agravio, respecto a los actos de competencia desleal en la modalidad de aprovechamiento de la reputación ajena, refiere la impugnante que si bien el Juzgado concluye que en la medida que se ha comprobado que los productos no resultan confundibles con las marcas de Adidas, no se verifica que Inversiones Luvi se haya aprovechado de la reputación ajena de Adidas, sin embargo, es evidente que la denunciada copió los productos de Adidas, que es una empresa prestigiosa a nivel internacional, por lo que resulta evidente también que pretende aprovecharse de su reputación.

 

Tal como lo señaló INDECOPI en su oportunidad, y de la misma forma el A quo en su sentencia venida en grado, al no haberse demostrado un alto grado de recordación en el público consumidor del modelo TERREX, que es sobre el cual ha denunciado los actos de competencia desleal, no resulta atendible un análisis de un supuesto aprovechamiento de la reputación ajena, ya que esta última no se encuentra acreditada, supuesto necesario para que se produzca el acto infractor.

 

DÉCIMO OCTAVO.- Conforme a los considerandos anteriores, no se estimará ninguno de los agravios planteados por lo que debe confirmarse la sentencia impugnada.

 

 

PARTE RESOLUTIVA

Por las razones expresadas líneas arriba, este colegiado resuelve:

 

CONFIRMAR la sentencia contenida en la Resolución Catorce, del 26 de setiembre de 2019, que declaró infundada la demanda. En los seguidos por ADIDAS AG contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual y otra sobre Nulidad de Resolución Administrativa. Notifíquese y devuélvase.-

 

 

WONG ABAD                                                    TORRES GAMARRA

 

NUÑEZ RIVA


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