Que el modelo sea similar al modelo en sus otros componentes no marcarios, no puede ser objeto de infracción, caso ADIDAS VS INDECOPI y otros
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO
Sumilla: Que el modelo de zapatillas sea similar al modelo TERREX en sus otros componentes no marcarios, no
puede ser objeto de infracción, pues tal como
señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, lo que contraviene la normativa y es considerado como una práctica desleal, es
la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos
ajenos, y en este caso no se han utilizados las marcas de ADIDAS y, de otro
lado, no se acreditó que el modelo TERREX estuviera
protegido bajo ninguna forma de propiedad industrial.
EXPEDIENTE Nº : 14679-2017 DEMANDANTE : Adidas AG
DEMANDADO : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección Intelectual – INDECOPI
Grupo Inversiones Luvi S.A.C.
MATERIA : Nulidad de Resolución Administrativa
RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTIOCHO
Lima, 17 de mayo del 2021
VISTOS: Con el expediente administrativo electrónico
acompañado en 8 tomos también en versión electrónica; interviniendo como ponente la
magistrada Núñez Riva; se
emite la presente sentencia.
CONSIDERANDO
PRETENSIÓN DE LA DEMANDA
PRIMERO.- Es pretensión principal
en el presente proceso que se declare la nulidad total de la Resolución N° 2312-2017/TPI-INDECOPI de fecha 25 de julio de 2017, mediante la cual se confirmó la Resolución N°
1876-2016/CSD-INDECOPI de fecha 15 de julio de 2016, reformándola en el
extremo que declaró improcedente la denuncia por actos de competencia desleal (en la modalidad
de actos de explotación indebida
de la reputación ajena), y
declarando infundada la denuncia
interpuesta por Adidas AG contra Grupo Inversiones Luvi S.A.C.
ANTECEDENTES
SEGUNDO: En el presente caso, la empresa Adidas AG (en
adelante ADIDAS) denunció a Grupo Inversiones Luvi S.A.C. por infracción a los
derechos de propiedad industrial y por actos de competencia desleal, en la modalidad de
actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena, sobre la base de la titularidad de las marcas 
(
sin reivindicar zapatillas) y 
, con Certificados 28934 y 100907
respectivamente, ambas para la Clase 25, alegando que había tomado conocimiento de la importación
sin su autorización, de zapatillas distinguidas con signos similares a sus
marcas registradas, por lo que existía riesgo de confusión entre los signos
utilizados por la denunciada y sus marcas
registradas debido a que eran semejantes y estaban referidos a productos similares.
En sede administrativa se declaró
rebelde a la denunciada al no haber contestado la denuncia.
El INDECOPI resolvió
que los signos objeto de cuestionamiento, fonéticamente presentan elementos
denominativos que no se apreciaban en las marcas
registradas, y gráficamente se encontraban conformados por la representación de la una
letra N estilizada, ubicada paralelamente
al costado de una franja del mismo tamaño y grosor (primer signo) y un logotipo
compuesto por la representación de un triángulo, dentro del cual se ubicaban
una letra N característica y
un triángulo pequeño (segundo signo), lo que suscitaba una impresión
visual de conjunto diferente, por lo que si bien los signos comparados
distinguían productos similares y vinculados, los mismos presentaban diferencias fonéticas y gráficas, que determinaban que fuera posible su
coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor. Respecto a los actos de confusión, se indicó que el estudio presentado hacía referencia al grado de
recordación que tendría el público consumidor
de la imagen de TRES RAYAS y su asociación con la empresa Adidas; sin embargo, no acreditaba específicamente que
los elementos característicos del modelo TERREX, fuera asociado
a la denunciante. Y en cuanto al aprovechamiento de la reputación
ajena, se determinó que la denunciante
no había acreditado que los productos identificados con el signo en el que
sustentaba su denuncia por competencia desleal gozaba de un posicionamiento en el mercado o en la mente de !os consumidores del sector interesado.
SENTIDO DE LA SENTENCIA
TERCERO.- Es materia de grado la sentencia, contenida en la Resolución Catorce, emitida con
fecha 26 de setiembre de 2019, que declaró infundada la demanda, en mérito del recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, mediante escrito de fecha 04 de octubre de 2019, que fue concedido por Resolución Quince,
de fecha 06 de noviembre de 2019, con efecto
suspensivo.
CUARTO.- La sentencia impugnada, en resumen, se sustentó en lo siguiente:
a)
En el aspecto fonético los signos
en conflicto resultan diferentes, pues el primer signo utilizado por la denunciada se encuentra conformado por el
término AIR RUNNING, que es distinto a la denominación ADIDAS de la marca registrada; mientras que en el caso del
segundo signo utilizado se advierte que únicamente está compuesto
por elementos figurativos así como la segunda marca registrada por la actora.
A nivel gráfico-figurativo, de una
impresión general tampoco se visualizan similares, contrariamente a lo que alega la recurrente, pues no solo están conformados por distintos elementos cromáticos, al emplear
diferentes colores, sino también porque no
se aprecia que los elementos figurativos de los signos utilizados por la codemandada se hayan repetido
o sean semejantes a los de las marcas registradas por la actora.
b)
Del primer signo denunciado, se
advierte que se encuentra conformado por un logotipo donde destaca el elemento
figurativo, a saber el tipo o diseño de la letra N invertida junto a una
especie de triángulo y la denominación
AIR RUNNING, a diferencia de la figura de tres rayas invertidas y cortadas en modo decreciente,
vistas de derecha a izquierda, junto a la denominación ADIDAS de la marca
registrada N° 1. El mismo panorama se presenta en el caso del signo
usado N° 2, se aprecia que el producto cuestionado en su parte lateral presenta un signo conformado por un diseño de rayas negras que más bien se asemeja
al término formado por las letras N e I, por lo que todo ello provoca un
impacto visual distinto al de la marca registrada, que siendo también figurativa se encuentra conformada por tres
rayas diagonales inclinadas vistas
de izquierda a derecha, lo que se encuentra ausente en el signo utilizado por
la codemandada, desde un aspecto en conjunto y de manera
general.
c) El documento «Estudio de vinculación de Adidas con el diseño de tres rayas
aplicado en sus prendas deportivas», aun cuando fue efectuado en algunas ciudades
de Perú, se refiere exclusivamente al diseño de las tres rayas de ADIDAS y aplicado a
ropa deportiva (casaca, pantalón) mas no al modelo de zapatillas denominado TERREX que pretende proteger la
demandante, por lo que las conclusiones vertidas en dicha investigación no son aplicables al
presente caso, referido a las características o elementos particulares del modelo de zapatilla descrito
por la demandante.
d) Respecto a las copias de los catálogos y documentos internos, así como de
los diversos artículos en páginas web y la copia de la Edición 21 de la revista «Inside The World of The Adidas Group», dichos
documentos están referidos a campañas publicitarias del
modelo de zapatilla, los mismos que, aun cuando demuestran la presencia de tales zapatillas en el mercado con
anterioridad a la denuncia, tampoco logran acreditar que los elementos característicos de dicha zapatilla de ADIDAS
conocida como TERREX, reivindicados
por la recurrente, se encuentran implantados en la mente del público
consumidor. En tal sentido, todos estos medios no prueban que el usuario de dichas zapatillas
asociará inequívocamente sus elementos con el origen empresarial de ADIDAS.
AGRAVIOS
QUINTO.- De la lectura
del escrito de apelación se aprecian los siguientes agravios:
1.
Se ha incurrido en error al
realizar un análisis de confusión inadecuado y no sustentado en las normas de propiedad
industrial el cual generó la creencia de que el signo infractor sería diferente
a las marcas registradas. El Juzgado
concluye que para el cotejo de los signos mixtos se pone especial énfasis en el elemento denominativo, no obstante,
resulta importante que primero se advierta si alguno de los elementos, denominativo o gráfico, resulta de mayor relevancia en los signos en conflicto,
y luego en base a esa apreciación recién analizar la
confundibilidad y con mayor énfasis en las semejanzas. En el caso de sus marcas, consideran que resultan
relevantes ambos aspectos, no obstante, en el caso de los signos infractores,
resulta de mayor importancia el aspecto figurativo, pues los términos AIR y RUNNING son de uso común en la clase 25, por lo que no añaden
distintividad.
2.
Conforme se precisó en sus alegatos,
mediante Resolución N° 3867-2017/CSD-INDECOPI de fecha 28 de
noviembre de 2017, la Comisión de Signos Distintivos determinó que el signo solicitado
era confundible con la marea registrada 
de Adidas, por lo que no es lógico que el mismo
órgano resolutivo resuelva, por un lado, que el signo infractor
no es confundible con su marca, lo cual vulnera el principio de predictibilidad.
3.
Respecto a los actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión,
resulta evidente que al apreciar el producto importado por la denunciada,
se puede afirmar que este reproduce las características
que lo hace casi idéntico al modelo TERREX de su representada, y por ello se
generará un severo riesgo de confusión en los consumidores, por cuanto ellos creerán
que están adquiriendo un producto de Adidas, cuando
claramente esto no es así.
4.
Respecto a los actos de competencia desleal en la modalidad de aprovechamiento de la reputación
ajena, el Juzgado concluye que en la medida que se ha comprobado que los productos
no resaltan confundibles con las marcas de Adidas, no se verifica que Inversiones Luvi se haya aprovechado de la reputación
ajena de Adidas, sin embargo, es evidente que la denunciada copió los productos
de Adidas, que es una empresa prestigiosa a nivel internacional, por lo que resulta evidente
también que pretende
aprovecharse de su reputación.
INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
SEXTO.- A través de la Interpretación Prejudicial
123-IP-20120 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respondió las preguntas planteadas
por esta Sala en la consulta formulada a través de la Resolución Veinte, estableciendo lo siguiente:
“1.25. Del Literal d) del Artículo 155 se infiere
que el titular de una marca podrá impedir que
cualquier tercero, que no
cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación
con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que
tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público
consumidor con el titular de registro. A continuación, se detallan los elementos para
calificar la conducta contenida en el referido literal:
a)
El uso en el comercio del signo idéntico o
similar en relación con cualquier producto o servicio
La
conducta se califica mediante el verbo “usar. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro
de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para
identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.
La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.
Prevé una protección especial con relación al principio de
especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los
productos o servicios idénticos o similares
al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad,
complementariedad, razonabilidad, entre otros.
b)
Posibilidad de generar riesgo de confusión o
asociación. Para
que se configure la conducta del tercero no consentido, no es
necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la
posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.
c)
Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca
registrada y pretende distinguir además productos o servicio idénticos a los identificados por dicha marca, el
riesgo de confusión se presumirá. Para esto, se debe presentar una
doble identidad, vale decir que los signos como los productos o servicios que identifican deben ser exactamente iguales.
1.26. Los mencionados derechos de exclusión,
contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de
facultades del titular del registro
de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del
caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o
semejante, cuando dicha entidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.
(…)
2.8.
En
cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el
Tribunal ha considerado que son actos que se producen,
precisamente, cuando se actúa con la intención
de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.
2.9.
La
doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de
competencia desleal, el mismo debe
reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificada como
desleal (el medio empleado para
competir y atraer la clientela es desleal). Veamos en detalle ambos elementos:
a)
Es un acto de competencia porque lo realiza un
competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes.
b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes
sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo
empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño
y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación
indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.
El acto de competencia
desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades en el mercado, por lo que afecta
(daño efectivo o daño
potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés
general. La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio
de buena fe.
2.10
La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los
competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal,
se desprenden de la misma, a fin de propiciar
un correcto funcionamiento del sistema competitivo.
Actos de confusión
2.11
Al
respecto, el Literal a) del Artículo 259 de la Decisión 486 regula los actos de
competencia desleal, en la modalidad
de actos de confusión, vinculados
a la propiedad industrial.
2.12
Tales
actos gozan de las siguientes características, de acuerdo con lo sostenido por
este Tribunal:
a)
No se
trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos
distintivos, ya que esto es un tema
regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado,
generan confusión en el público consumidor respecto
del establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor.
b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de
crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar
diversas maneras de crear confusión respecto
de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de
artificios, engaños, aseveraciones, envío de
información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En ese sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para
hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica
desleal.
c) Para catalogar un acto como desleal, es
condición necesaria que los competidores concurran
en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado
no se podría hablar de competencia desleal.
2.13.
El
análisis debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la
conclusión de que los actos
realizados por la demandada podrían perjudicar a otro competidor en el mercado.
Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u
omisión del que, por vía de inferencia,
pueda generar una gran probabilidad de que el acto se haya realizado con el ánimo de cometer
un acto de competencia desleal.
Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena
2.14.
Sin
duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha
ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito.
Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían
generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado
y error en el público
consumidor.
2.15.
A propósito de la marca notoriamente conocida
que merece una protección reforzada
en el mercado, esto parte
del mismo supuesto: el esfuerzo empresarial es un activo
que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado.
2.16.
La
mencionada conducta desleal no solo está dirigida a aprovecharse de la
notoriedad de un signo distintivo,
sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y
transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio,
entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa.
2.17.
Posicionarse empresarialmente es una fuerte
tarea logística. Permitir
que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha
situación, es en última permitir que el posicionamiento en el
mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado.
2.18.
En este caso, es muy importante tener en cuenta
que la acción de aprovechar; es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es
lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición
empresarial”.
COMPETENCIA DEL COLEGIADO
SÉTIMO.- La apelación tiene por objeto que el Órgano
Jurisdiccional Superior, a solicitud de parte
o tercero legitimado, reexamine la
resolución expedida por el inferior jerárquico como garantía del principio a la doble Instancia reconocido en el inciso
6° del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. En
atención a ello, conforme lo establece el inciso 5° del mismo artículo 139° de
nuestra Carta Fundamental, los justiciables tienen derecho a que las resoluciones
judiciales que se expidan en los procesos en los cuales intervienen, tengan una adecuada motivación o fundamentación
que les permita conocer las razones por las cuales se concede o deniega su pretensión.
Asimismo, el artículo
364 del Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria, dispone que el recurso de apelación tiene por
objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de
tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente.
OCTAVO.- Conforme prescribe el artículo 370° del Código
Procesal Civil, la competencia del
Juez Superior, está limitada a resolver sobre los agravios expresados en la
apelación, estando impedido
de ir más allá de lo denunciado o fundamentar la decisión en hechos no invocados. Bajo este mismo contexto, Maríanella
Ledesma Narváez1 comentando el artículo 370° del Código
Procesal Civil, señala:
“El artículo en comentario regula
la limitación de la competencia del Juez superior frente a la
apelación. Esta limitación lleva a
que sólo se pronuncie sobre los
agravios que la sentencia recurrida le ha causado al apelante. El agravio es la medida de la apelación (…)”,
por consiguiente, en virtud de esta disposición legal, el órgano revisor debe circunscribirse únicamente a
efectuar el análisis de la resolución recurrida y a absolver
sólo los agravios contenidos en el escrito de su propósito.
1 LEDESMA NARVÁEZ, Maríanella, Comentarios al Código Procesal Civil, Lima: Gaceta Jurídica,
2008, p. 176 - 180.
Por lo tanto,
únicamente será materia
de análisis lo que ha sido cuestionado en el recurso
de apelación y que ha sido reseñado brevemente
líneas arriba.
MARCO LEGAL
NOVENO.- En el caso bajo análisis
resulta de aplicación la normativa siguiente:
·
La
Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina – Régimen Común
sobre Propiedad Industrial establece
respecto de la marca, lo siguiente:
“Artículo 134.-
A efectos de este régimen
constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o
servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,
logotipos, monogramas, retratos,
etiquetas, emblemas y escudos;
c) los sonidos y los olores;
d) las letras y los números;
e) un color delimitado
por una forma, o una combinación de colores;
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados
anteriores”.
Es decir, la marca constituye un signo distintivo empleado para identificar productos o servicios
en el mercado, y puede estar
conformado por palabras
(signo denominativo),
gráficos (signo figurativo), una combinación de los anteriores (signo mixto),
así como por sonidos u, olores que posean una distintividad y originalidad tal
que permitan que el consumidor los identifique de otros productos o servicios
y relacione dicha marca con determinadas cualidades y opte o no por adquirir el producto o servicio. Es así que una marca es aquel signo
inmaterial, que consta de originalidad y distintividad que permite al
consumidor realizar una elección de consumo, a favor o en contra de la marca en cuestión.
Por su parte, en relación a los derechos
que confiere el registro de una marca, la norma andina señala
lo siguiente:
Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se
adquirirá por el registro de la misma ante la
respectiva oficina
nacional competente.
Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho
de impedir a cualquier tercero
realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:
(…)
d)
usar
en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera
productos o servicios, cuando tal uso
pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos
se presumirá que existe riesgo de confusión;
(…)
TITULO XV
DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS
Capítulo I
De los Derechos del Titular
Artículo 238.- El titular de un derecho
protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad
nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También
podrá actuar contra quien ejecute
actos que manifiesten la inminencia de una infracción.
Si la legislación interna del País Miembro lo
permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio,
las acciones por infracción previstas
en dicha legislación.
En caso de cotitularidad de un derecho,
cualquiera de los cotitulares podrá
entablar la acción contra una infracción
sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en
contrario entre los cotitulares”.
Se debe considerar que luego de obtener
el registro de la marca, su titular cuenta con un derecho de exclusiva en
el tráfico económico, el mismo que presenta dos facetas o vertientes;
una positiva, por la cual se permite el uso exclusivo y
explotación de la marca (cederla o conceder licencia sobre la misma); y una negativa, que lo faculta a prohibir (ius prohibendi)
el uso de la marca por terceros, así como oponerse al registro de un signo idéntico o similar, posibilitando ejercer acciones frente a los agentes
que usen sin su consentimiento la marca registrada o una similar,
pasible de inducir a confusión a los consumidores.
·
El Decreto Legislativo 1075 - Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 regula sobre el registro de marcas:
“Artículo 45.- Determinación de semejanza
A efectos de establecer si dos signos
son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección
competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:
a) la apreciación sucesiva
de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b) el grado de percepción del consumidor medio;
c) la naturaleza de los productos
o servicios y su forma
de comercialización o prestación, respectivamente;
d) el carácter arbitrario
o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado;
y,
e) si el signo es parte de una familia de marcas.
Artículo 46.- Signos denominativos
Tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios
señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) la semejanza gráfico-fonética;
b) la semejanza conceptual; y,
c) si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.
Artículo 48.- Signos mixtos
Tratándose de signos
mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a
los criterios señalados en los artículos 45, 46 y 47 del
presente Decreto Legislativo se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) la denominación que acompaña al elemento figurativo;
b) la semejanza conceptual; y,
c) la mayor o menor relevancia del aspecto
denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo”.
RESPECTO AL COTEJO
MARCARIO Y EL RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN
DÉCIMO.- Conforme señala la jurisprudencia del Tribunal
Andino, la valoración de la semejanza
marcaria considera cuatro tipos de similitud, que son, la ortográfica, la fonética, la ideológica y la gráfica.
Por el lado del riesgo de confusión y el riesgo de asociación se ha
señalado que “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor
al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un
origen empresarial diferente al que realmente
posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad
de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa
tienen una relación
o vinculación económica”2;
En cuanto a las reglas para el cotejo
marcario, se debe tener en cuenta las siguientes pautas:
1. La confusión
resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos.
2. Las marcas deben examinarse de forma sucesiva
y no simultánea.
3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre los signos.
4.
Quien aprecie la semejanza
debe colocarse en el lugar del consumidor medio y tener en cuenta la naturaleza de los productos
o servicios identificados por los signos en disputa.
ANALISIS
2 Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto
de 2008. Marca: “SHERATON”
DÉCIMO PRIMERO.- En el presente caso, ADIDAS ha señalado que las
zapatillas que son materia de la
denuncia, reproducen signos distintivos similares y confundibles a sus marcas, por lo que a continuación de reproducen los signos en conflicto:
|
MARCAS DE TITULARIDAD DE ADIDAS |
GRUPO INVERSIONES LUVI S.A.C. |
|
|
|
DÉCIMO SEGUNDO.- En relación al primer agravio, se ha señalado que en la sentencia se
ha
incurrido en error al realizar un análisis de confusión inadecuado y además sin sustentarse en las normas de propiedad industrial el
cual generó la creencia de que el signo infractor sería diferente a las marcas registradas.
En primer lugar, señala que resulta importante
que primero se advierta si alguno de los elementos, denominativo o gráfico, resulta de mayor relevancia en los signos
en conflicto, y luego en base a esa apreciación recién analizar la
confundibilidad y con mayor énfasis en las semejanzas. En el caso de sus marcas, consideran que resultan relevantes
ambos aspectos, no obstante, en el caso de los
signos infractores, resulta
de mayor importancia el aspecto figurativo, pues los términos
AIR y RUNNING son de uso común en la clase 25, por lo que no añaden distintividad.
Al respecto,
se debe precisar que la doctrina establece
que la comparación debe efectuarse
sin descomponer los elementos
que conforman el conjunto de los signos en conflicto, por lo que debe tenerse
en cuenta su unidad fonética,
ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual
o ideológica, y en este debe enfatizarse
en las semejanzas y no las diferencias; sin embargo, tal como lo ha venido señalado el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina en reiterada jurisprudencia, y que ha sido recogido en
la interpretación 215-IP-2019, al analizarse
signos mixtos, se debe determinar qué elemento es el de mayor relevancia y recordación en la mente del consumidor, lo cual tiene lógica en el sentido que el consumidor al
estar frente a un signo con componentes denominativos y gráficos, pondrá mayor atención en el elemento
que se destaque dentro del conjunto (color, tamaño, concepto,
etc.), y que el titular
habrá dado dicha relevancia con un motivo comercial en específico.
De acuerdo a los criterios señalados, si
bien el signo se analiza en su conjunto, se debe tener en cuenta el término
o elemento que se diferencie y destaque en ese conjunto,
pues su relevancia tendrá efectos en la percepción
del consumidor.
En el caso de las
marcas de ADIDAS, respecto de la imagen
resulta relevante el diseño de las 3 franjas perpendiculares y en el caso de la imagen 
,
son relevantes tanto el elemento
denominativo como el figurativo, pues cuentan con similar proporción, y el consumidor así como
reconocerá el diseño de las tres franjas, también hará indicación del nombre ADIDAS para identificar los productos.
En cuanto a los signos empleados por la
denunciada, en las zapatillas importadas se aprecia el uso de una letra N y una franja
adicional al lado derecho, por lo que su totalidad resulta relevante. Sobre
el signo mixto empleado en la lengüeta
de la zapatilla, se aprecia
una letra N invertida y al lado derecho un triángulo, lo cual resulta el elemento relevante en el signo, ya que si bien se encuentra acompañado de
los términos AIR RUNNING estos se encuentran en una proporción menor.
Ahora bien, de ello se puede advertir
que los signos gráficamente son distintos, pues los signos utilizados por Grupo Inversiones Luvi S.A.C. contienen
una letra N claramente identificable,
y si bien sus franjas tienen una disposición diagonal igual a la de la marca ADIDAS,
ello no es suficiente para señalar una identidad o similitud de los signos, ya
que los consumidores podrán apreciar
sin dificultad el uso de la letra N, lo cual no es empleado por ADIDAS.
Asimismo, en cuanto
al plano fonético,
la denunciada no ha empleado
un término
idéntico o similar a ADIDAS, por lo que
los consumidores no podrían solicitar el producto bajo esa denominación.
Por otra parte, si bien el argumento
sobre el uso común de los términos AIR RUNNING en la Clase 25 (zapatillas) no
fue alegado en sede administrativa, se aprecia que al no resultar relevantes para este Colegiado y al no
tener identidad o similitud con el componente
denominativo ADIDAS, no resultarían confundibles, por lo que este agravio
resulta infundado.
DÉCIMO TERCERO.- Se ha señalado en el segundo agravio, que mediante Resolución N° 3867-2017/CSD-INDECOPI de fecha 28 de noviembre de 2017 (fojas
115 del principal), la
Comisión de Signos Distintivos determinó que el signo solicitado era confundible con la marea registrada de Adidas, por lo que no es lógico que el mismo
órgano resolutivo resuelva, por otro lado, que el signo infractor 
no es
confundible con su marca, lo cual vulnera el principio
de predictibilidad.
Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina ha detallado
sobre la autonomía de la Oficina Nacional Competente (INDECOPI), que esta se manifiesta tanto
en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio
de independencia), como en relación
con sus propias decisiones, y es así que en la
Interpretación Prejudicial 138-IP-2007 se expresó lo siguiente: "(...) este examen de oficio, integral
y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones
proferidas por otras oficinas de registro de
marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la
propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad
analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones
presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis
sobre signos idénticos o similares.
No se está afirmando que la oficina de registro
de marcas no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación
en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los
aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la
actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma
comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos"
Se debe destacar que en virtud del
principio de autonomía que debe tener la oficina nacional competente
al emitir sus resoluciones, el sistema de registro adoptado por la Comunidad Andina
se soporta en la actividad autónoma e independiente de estas oficinas en cada
País Miembro. En ese sentido, para el Tribunal el principio de independencia
supone dejar en libertad a la oficina
competente para que de acuerdo a su criterio adopte la decisión más adecuada al caso en concreto.
El hecho que se emitiera una decisión
administrativa bajo determinada forma, no supone que este se constituya en obligatorio para la Comisión o el
Tribunal del INDECOPI, pues cada caso conlleva particularidades que no se
repiten en los demás y justamente por ello es
que se hace necesario un
análisis independiente de otros pronunciamientos, ya que el examen se encuentra sujeto a la opinión y
experiencia de un ente especializado en la materia.
Con mayor razón, al
no estar frente a un caso de registro marcario
como el que presenta
ADIDAS, y no haberse
determinado que el signo sea idéntico al signo
como para poder extrapolar las conclusiones de un
caso al otro, y lo que pretende la apelante es que se realice un exámen entre estos signos a fin de declarar
que son similares, lo cual no es objeto
de controversia de la denuncia
administrativa, por lo que no es posible amparar
este argumento.
DÉCIMO CUARTO.-
En relación al tercer agravio, ADIDAS refiere
que respecto a los actos de competencia desleal en la modalidad de actos de
confusión, resulta evidente que al apreciar el producto importado por la denunciada, se
puede afirmar que este reproduce las características que lo hace casi idéntico al modelo TERREX de su representada, y por ello se
generará un severo riesgo de confusión en los consumidores, por cuanto ellos
creerán que están adquiriendo un producto de Adidas, cuando claramente esto no es así.
Cabe resaltar que el artículo 9 de la
Ley de Represión a la Competencia Desleal, Decreto Legislativo N° 1044,
establece lo siguiente:
“Artículo 9.- Actos de confusión.-
9.1.- Consisten
en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a
error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la
actividad, el establecimiento, las prestaciones
o los productos propios, de manera tal que se considere que estos poseen un
origen empresarial distinto
al que realmente les corresponde.
9.2.- Los actos de
confusión pueden materializarse mediante la utilización indebida de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.”
Cabe precisar que los actos de confusión
en los que supuestamente habría incurrido la
denunciada, están relacionados con la importación de zapatillas de un
modelo similar al diseño empleado por ADIDAS en su modelo TERREX, como se presenta
a continuación:
|
Modelos importados por Grupo Inversiones Luvi S.A.C. |
Modelos comercializados por ADIDAS |
|
|
|
Se debe indicar que este modelo emplea las 3 franjas
de la marca en las partes laterales
de la zaparilla y en la parte del talón se incluye
la marca .
ya se ha determinado que los signos incluidos en las
zapatillas importadas por la denunciada, no son confundibles con las marcas de ADIDAS, en ese sentido, que el modelo
de zapatillas sea similar al
modelo TERREX en sus otros componentes no marcarios, no puede ser objeto de
infracción, puestal como señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial previamente citada, lo que contraviene la normativa y es
considerado como una práctica desleal, es la utilización de un signo distintivo
ajeno para hacer pasar como propios
productos ajenos, y en este caso no se han utilizados las marcas de ADIDAS.
DÉCIMO QUINTO.- Se indica que mediante el escrito de fecha de fecha
23 de setiembre de 2016 (fojas
291 Tomo I) se presentó
en sede administrativa diverso material probatorio que sí pemite
demostrar que el modelo TERREX,
contiene como una característica principal las tres rayas, que se encuentra implementada en la mente del consumidor.
Al respecto, se aprecia que en dicho escrito se adjuntaron los siguientes documentos:
·
Copia del
catálogo "adidas outdoor 2015" que es distribuido por las tiendas por departamento de Saga Falabella
a nivel nacional desde el año 2015.
·
Copia del resultado de busqueda del modelo de zapatillas adidas Terrex en la pagina oficial de adidas Peru: http://www.adidas.pe/
·
Copia de la
parte correspondiente a las zapatillas adidas Terrex del catálogo de la temporada Otoño - Invierno
2016 que maneja la empresa
adidas a nivel intemacional.
·
Copia de la
parte correspondiente a las zapatillas adidas Terrex del catálogo de la temporada Primavera
- Verano 2015 que maneja la empresa
adidas a nivel internacional.
·
Copia de la
parte correspondiente a las zapatillas adidas Terrex del catálogo de la temporada Otoño - Invierno
2009 que maneja la empresa
adidas a nivel intemacional.
·
Copia de la
parte correspondiente a las zapatillas adidas Terrex del catálogo de la temporada Otoño - Invierno
2008 que maneja la empresa
adidas a nivel intemacional.
·
Copia del
documento interno de la empresa adidas denominado "Project Documentation Outdoor", el cual consiste
en el resultado de una veriflcación aleatoria realizada en el año 2014 por un supervisor de adidas, en la
cual se ha acreditado que en las tiendas por
departamento de Saga Falabella
en el Distrito de Santa Anita, asi como las ubicadas en los
Centres Comerciales Plaza Norte y Mega
Plaza, hay una gran cantidad de publicidad correspondiente a las zapatillas adidas Terrex.
·
Copia del
documento intemo de la empresa adidas denominado "Project Documentation Outdoor", el cual consiste
en el resultado de una verificación aleatoria realizada en octubre
del año 2013 por un supervisor de adidas, en la cual se ha acreditado
que en la tienda por departamento de Saga Falabella ubicada en el Centro
Comercial Jockey Plaza hay una gran cantidad de publicidad correspondiente a las zapatillas adidas Terrex.
·
Copia del
documento intemo de la empresa adidas denominado "Project Documentation Outdoor", el cual consiste en el
resultado de una verificación aleatoria realizada en septiembre del año 2013 por un supervisor de adidas, en la cual se ha acreditado que, en las tiendas por departamento de Saga
Falabella en el Distrito de Miraflores, asi como las ubicadas en los Centros Comerciales Plaza San Miguel y Open
Plaza Atocongo, hay una gran cantidad de publicidad correspondiente a las zapatillas adidas Terrex.
·
Copia del documento intemo de la empresa adidas denominado "VM/ISC - Project Documentation Outdoor SS12 - March
2012", el cual consiste en el resultado de una veriflcación aleatoria realizada en marzo del año 2012 por un
supervisor de adidas, en la cual se
ha acreditado que en las tiendas por departamento de Saga Falabella en los Distritos de San Isidro y Miraflores, así
como las ubicadas en los Centros Comerciales
Plaza San Miguel,
Jockey Plaza, Open Plaza Angamos,
y Open Plaza Atocongo, hay una gran cantidad de publicidad correspondiente a las zapatillas adidas Terrex.
·
Copia del
documento interno de la empresa adidas denominado "VM/ISC - Campaign Implementation Report Outdoor – July 2011”
el cual consiste en el resultado de una verificación aleatoria realizada
en julio del año 2011 por un supervisor de adidas, en la cual se
ha acreditado que en las tiendas por departamento de Saga Falabella en los
Distritos de San Isidro y Miraflores, asi como las ubicadas en
los Centros Comerciales Plaza San Miguel,
Jockey Plaza, Mega Plaza, y Open Plaza Cayma (este ultimo ubicado en el Departamento de Arequipa); se ha implementado una gran cantidad
de publicidad correspondiente a las zapatillas adidas Terrex.
Estos documentos se aprecia que fueron
analizados por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual en su
Resolución N° 2312-2017/TPI-INDECOPI de fecha 25 de julio de 2017 (fojas 297 Tomo II), tal como se aprecia de su apartado 6.2.2, en el que se precisó:
“(…) si bien algunas de las pruebas que también han sido presentadas por la denunciante acreditan la publicidad y presencia
en el mercado de dicho modelo de zapatillas con anterioridad a la importación materia de denuncia, los
catálogos sin fecha cierta y cuya distribución no ha sido acreditada, los documentos de uso interno
sin fecha cierta,
así como las impresiones (de artículos
publicados a través de la
Internet) realizadas con posterioridad a la mencionada importación no permiten crear convicción en la autoridad
administrativa sobre su grado de recordación por parte del público consumidor y su asociación con la denunciante”.
Lo que pretende
ADIDAS es sustentar un alto grado
de recordación respecto
de su modelo de zapatillas TERREX, sin embargo, de los medios
probatorios aportados únicamente se puede
advertir que previo a la importación de las zapatillas motivo de la denuncia,
la apelante ya comercializaba en el
mercado peruano las zapatillas TERREX, más no se encuentra sustento que acredite un alto grado de recordación, ya
que los catálogos demuestran comercialización más no recordación en el
consumidor. De la misma forma, los documentos internos no pueden ser tomados en cuenta
para validar un alto grado de recordación,
en la medida que son elaborados por la propia empresa denunciante, por lo que no resultan medios probatorios
suficientes con los cuales demostrar que el modelo TERREX tiene un alto grado de recordación en el público consumidor.
Asimismo, se ha señalado que si bien el
“Estudio de Vinculación” (fojas 83 Tomo I) presentado
en sede administrativa, se centra principalmente en prendas de vestir, en el mismo se realizaron preguntas abiertas, como la “medida en que consideran las tres franjas
se identifican con las marcas adidas”, resultando que un 90% de consumidores la asociaban a dicha empresa. En este caso, se debe
tener presente que no se encuentra en discusión el grado de recordación del signo de 3 franjas
perpendiculares y su asociación a la empresa
ADIDAS, pues esta marca ya se ha
determinado que no ha sido empleada en las zapatillas objeto de denuncia;
en ese sentido, lo que se debió acreditar en sede administrativa era que el modelo TERREX tenía un alto grado de
recordación por el público consumidor, lo cual no pudo probar la
denunciante, por lo que el estudio al que hace alusión no varía las conclusiones
a las que arribó el INDECOPI y el A quo, y no se advierte la comisión de un acto de confusión por parte de Grupo Inversiones Luvi S.A.C.
DÉCIMO SEXTO.- Aunado a lo precisado en los considerandos
anteriores, no puede dejarse de tener en
cuenta que, de la revisión del expediente administrativo,
no se advierte que la parte denunciante haya acreditado que su
modelo TERREX esté protegido bajo ninguna
forma de propiedad industrial por lo que la denunciante no puede atribuirse la titularidad del diseño mencionado.
DÉCIMO SÉTIMO.- Sobre el cuarto agravio, respecto a los actos de competencia desleal
en la modalidad de aprovechamiento de la reputación ajena, refiere la
impugnante que si bien el Juzgado
concluye que en la medida que se ha comprobado que los productos no resultan
confundibles con las marcas de Adidas, no se verifica que Inversiones Luvi se
haya aprovechado de la reputación
ajena de Adidas, sin embargo, es evidente que la denunciada copió los productos
de Adidas, que es una empresa prestigiosa a nivel internacional, por lo que resulta evidente
también que pretende
aprovecharse de su reputación.
Tal como lo señaló INDECOPI en su
oportunidad, y de la misma forma el A quo en su sentencia venida en grado, al no haberse demostrado un alto
grado de recordación en el público
consumidor del modelo TERREX,
que es sobre el cual ha denunciado los actos de competencia desleal, no resulta atendible un
análisis de un supuesto aprovechamiento de la
reputación ajena,
ya que esta última no se encuentra
acreditada, supuesto necesario para que se produzca
el acto infractor.
DÉCIMO OCTAVO.- Conforme a los considerandos anteriores, no se estimará ninguno
de los agravios planteados por lo que debe confirmarse la sentencia impugnada.
PARTE RESOLUTIVA
Por las razones expresadas líneas arriba, este colegiado resuelve:
CONFIRMAR la sentencia contenida
en la Resolución Catorce, del 26 de setiembre de 2019, que declaró infundada la
demanda. En los seguidos por ADIDAS AG contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual y otra sobre Nulidad de Resolución Administrativa. Notifíquese y devuélvase.-
WONG ABAD TORRES GAMARRA